Umowa na przekazanie licencji i know-how

Kwestia udzielania i otrzymywania licencji jest bardzo istotna dla przedsiębiorców. W dzisiejszych czasach wiele międzynarodowych koncernów w celu obniżenia kosztów przenosi produkcję do Polski, lub mając tu fabryki uzgadnia z dostawcami, że będzie samodzielnie produkować ich podzespoły na licencji.

W tych przypadkach przedsiębiorstwa są zmuszone zawrzeć wiele umów. W poszczególnych umowach reguluje się kwestie przekazania patentów czy know-how. Jednakże, istnieje możliwość zawarcia w miejsce wielu umów jednej tzw. hybrydowej.

Hybrydowa umowa przekazania technologii polega na przekazaniu w jednej umowie więcej niż jednego prawa własności intelektualnej. Najczęściej umowa hybrydowa jest sporządzona w taki sposób, że zawiera postanowienia dotyczące przekazania patentu, a także know - how.

Polega to na tym, że przedsiębiorstwo A przekazuje przedsiębiorstwu B dane techniczne wyrobu oraz jednocześnie przekazuje know-how, czyli instrukcje jak taki wyrób wyprodukować. Często umowa taka zostaje wzbogacona o trzeci element w postaci prawa do znaku towarowego. Dzięki temu licencjobiorca, może produkować określone wyroby a następnie sprzedawać je z oznaczeniem licencjodawcy.

Strony umowy powinny być świadome, że konstrukcja umów hybrydowych jest różna w różnych systemach prawnych. Rożnie mogą być określone konsekwencje i uprawnienia stron na wypadek wygaśnięcia praw, rozwiązania umowy bądź odpowiedzialności stron w przypadku wad wyrobu objętego licencją.

Jednym z najważniejszych elementów umowy hybrydowej jest regulacja wynagrodzenia za licencję. Kwestia ta powinna być poddana szczegółowej analizie jeszcze na etapie sporządzania projektu umowy. Należy wyraźnie oddzielić od siebie przekazywane prawa (know-how, patent, znak towarowy) i odrębnie określić wynagrodzenie za każde z nich.

Należy ustalić obniżenie poziomu wynagrodzenia lub jego całkowite zniesienie na wypadek, gdyby patent okazał się wadliwy. Należy także skorelować wynagrodzenie i uprawnienia wynikające z każdego prawa. np. co się dzieje z licencją na znak towarowy i know-how jeżeli patent okaże się wadliwy. Są to bardzo trudne kwestie, na które nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi bez gruntownego przeanalizowania stanu faktycznego.

Dodatkowo należy przemyśleć kwestię okresu płatności. Czy ma on być równy czy dłuższy niż okres udzielonej licencji, a także sytuację, gdy część z licencji wygasa wcześniej niż pozostałe.

W licencji powinno się ustalić czy licencja na dany wyrób jest wyłączna, czy też licencjodawca ma prawo dalszego udzielania licencji, a jeśli tak to, w jakim zakresie. Można zastrzec, że dalsze licencje nie będą obejmowały wszystkich praw wymienionych w umowie hybrydowej. Może więc, np. dojść do przekazania patentu, ale bez innych praw do know - how lub do znaku towarowego. W tym przypadku można przykładowo umieścić klauzulę, że przedsiębiorca będzie jedynym licencjobiorcą, któremu przysługuje prawo do posługiwania się znakiem towarowym. Od uregulowania tych kwestii zależeć może między innymi system regulacji wynagrodzenia za licencję.

Właściwe skonstruowanie umowy hybrydowej może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Umowa, która tworzy system wszystkich udzielonych licencji jest bardziej spójna i przejrzysta.

Jednocześnie taki system umów jest bardziej oczywisty dla kontrahentów z zagranicy, szczególnie pochodzących z systemu common law. Jednakże prawidłowe skonstruowanie umowy hybrydowej nie jest proste ze względu na zależności pomiędzy poszczególnymi licencjami. Z tego powodu wydaje się być niezbędne, aby taką umowę sporządzić we współpracy z profesjonalna kancelarią prawną, która zapewni właściwe zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy.

• Jak zarejestrować znak towarowy?
  • Firmy słabo chronią wynalazki
  • Do promocji strony www nie wolno użyć cudzej marki

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu.